Hukum Kekayaan Intelektual – Merek Dagang Eropa – Oposisi terhadap Pendaftaran Merek Dagang – Visual

Kasus Castellani SpA v Office untuk Harmonisasi di Pasar Internal (Merek dan Desain Dagang) (OHIM) (Kasus T-149/06) [2007], terkait dengan pertentangan merek dagang Komunitas Eropa. Pada tanggal 25 September 2001, pemohon mengajukan permohonan untuk mendaftarkan Merek Dagang Komunitas. Aplikasi ini dibuat ke Kantor untuk Harmonisasi di Pasar Internal (Merek dan Desain Dagang) (OHIM), dan dilakukan di bawah Peraturan Dewan (EC) No 40/94 (pada Tanda Dagang Komunitas).

Pemohon mencari pendaftaran untuk tanda figuratif 'CASTELLANI'. Pada tanggal 4 September 2002, sebuah perusahaan bernama Markant mengajukan pemberitahuan penolakan terhadap pendaftaran merek dagang atas dasar pendaftaran sebelumnya. Perusahaan telah mendaftarkan kata 'CASTELLUCA'.

Pihak oposisi mengacu pada semua barang yang dicakup oleh pendaftaran sebelumnya dan diarahkan terhadap semua barang sehubungan dengan pendaftaran yang dicari – kemungkinan kebingungan di pihak masyarakat karena kesamaan antara merek dagang sebelumnya dan merek dagang dicari dan barang yang dimaksud.

Divisi Oposisi OHIM menolak oposisi secara keseluruhan.

Setelah tanda dipertimbangkan, diputuskan bahwa merek dagang yang digunakan dan tanda sebelumnya secara visual, serta secara fonetis berbeda. Selain itu, publik yang relevan tidak akan melihat adanya kesamaan konseptual antara tanda-tanda dalam perselisihan.

Lawan mengajukan banding atas keputusan ini ke Divisi Oposisi. The First Board of Appeal of OHIM menganulir keputusan ini dari Divisi Oposisi dan menolak permohonan pendaftaran, menemukan bahwa ada kemungkinan kebingungan antara merek dagang 'CASTELLANI' dan merek dagang sebelumnya 'CASTELLUCA'. Namun, pemohon mengajukan banding, mengklaim bahwa Pengadilan Tingkat Pertama harus membatalkan keputusan yang diperebutkan. Pemohon menyatakan satu permohonan pelanggaran Pasal 8 (1) (b) Peraturan 40/94.

Pengadilan menyatakan bahwa ketika membuat penilaian menyeluruh terhadap tanda yang dipermasalahkan, perbedaan visual, fonetis, dan konseptual antara tanda-tanda yang saling bertentangan itu cukup, meskipun sifat identik dari barang-barang tertutup, untuk menghalangi kemiripan di antara mereka yang memunculkan kemungkinan kebingungan pada bagian dari konsumen Jerman rata-rata.

Jika diputuskan bahwa kemungkinan kebingungan harus dinilai secara global. Penilaian semacam itu harus dilakukan sesuai dengan persepsi publik yang relevan tentang tanda-tanda dan barang atau jasa yang dipertanyakan. Selanjutnya, penilaian harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan keadaan kasus, khususnya, kesalingtergantungan dari kesamaan antara tanda-tanda dan antara barang dan / atau jasa yang ditunjuk.

Penilaian global atas kemungkinan kebingungan, sejauh menyangkut kemiripan visual, aural atau konseptual dari tanda-tanda yang dipertanyakan, harus didasarkan pada kesan keseluruhan yang diberikan oleh tanda-tanda, dengan mempertimbangkan komponen-komponen khas dan dominan mereka.

Dalam kasus ini, pengadilan menemukan bahwa jelas bahwa elemen-elemen figuratif dari tanda tersebut akan dianggap sebagai ilustrasi sebuah kastil. Dalam penilaian visual keseluruhan dari tanda-tanda, perbedaan yang ditetapkan antara unsur-unsur kata 'CASTELLANI' dan 'CASTELLUCA' cukup untuk menyingkirkan kesamaan visual antara tanda-tanda yang bersaing.

Berkenaan dengan perbandingan fonetik, perbedaan antara tanda-tanda, karena perbedaan antara akhiran, cukup bagi mereka untuk dibedakan secara aural dalam bahasa Jerman terlepas dari kenyataan bahwa prefiksnya sama.

Berkenaan dengan perbandingan konseptual, pengadilan merasa bahwa konsumen Jerman rata-rata tidak mungkin untuk mengasosiasikan dua tanda dengan cara yang sama seperti dengan kata 'Kastell', sehingga tanda-tanda yang bersaing secara konseptual serupa. Namun, pengadilan juga merasa bahwa konsumen Jerman rata-rata digunakan untuk melihat sejumlah besar merek dagang untuk anggur yang namanya memiliki awalan 'castel' yang akan berarti bahwa rata-rata konsumen akan melampirkan lebih sedikit signifikansi pada awalan dan secara cermat memeriksa akhiran .

Dengan demikian, pengadilan memutuskan bahwa ada perbedaan konseptual antara kedua tanda tersebut. Akibatnya, permohonan tunggal yang diajukan oleh pemohon harus ditegakkan dan keputusan yang diperebutkan dibatalkan.

© RT COOPERS, 2007. Catatan Pengarahan ini tidak memberikan pernyataan yang komprehensif atau lengkap tentang undang-undang yang berkaitan dengan isu-isu yang dibicarakan atau apakah itu merupakan nasihat hukum. Ini dimaksudkan hanya untuk menyoroti masalah umum. Saran hukum spesialis harus selalu dicari dalam kaitannya dengan keadaan tertentu.

Hukum Kekayaan Intelektual – European Community Trade Mark – 'Kemungkinan Kebingungan'

Kasus Antartika Srl v Office untuk Harmonisasi di Pasar Internal (Merek dan Desain Dagang) (OHIM) (Kasus T-47/06) [2007] terlibat masalah yang berkaitan dengan 'kemungkinan kebingungan' berkaitan dengan tanda perdagangan Komunitas Eropa. Pada tanggal 30 Maret 2000, perusahaan pemohon, Antartika Srl, mengajukan permohonan untuk mendaftarkan Tanda Perdagangan Masyarakat (CTM) di Kantor untuk Harmonisasi di Pasar Internal (Merek dan Desain Dagang) (OHIM).

Aplikasi ini dibuat di bawah Peraturan Dewan (EC) 40/94 (pada merek dagang Komunitas) untuk mendaftarkan tanda figuratif yang mengandung kata NASDAQ sebagai CTM. Barang-barang yang diminta pendaftarannya jatuh dalam kelas 9, 12, 14, 25 dan 28 dari Perjanjian Nice mengenai Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Tanda-tanda tanggal 15 Juni 1957 sebagaimana telah diubah.

Pada tanggal 27 April 2001, NASDAQ Stock Market Inc membawa proses penentangan terhadap pendaftaran merek yang diberlakukan untuk semua barang yang disebutkan dalam permohonan pendaftaran. Penentangan dibuat dengan alasan yang diuraikan dalam Pasal 8 (1) (b) dan 8 (5) dari Peraturan 40/94.

Divisi Oposisi OHIM menolak oposisi. Oposisi ditolak dengan alasan bahwa tidak ada 'kemungkinan kebingungan' dalam arti Pasal 8 (1) (b) Regulasi 40/94. Selain itu, reputasi tanda sebelumnya di Eropa belum dibuktikan dengan benar. Selanjutnya, pada 24 Agustus 2004, intervener mengajukan banding sebelum OHIM melawan keputusan Divisi Oposisi.

Dengan keputusan 7 Desember 2005, ("Keputusan Bersengketa" dalam kasus ini), Dewan Pengangkatan Banding Kedua OHIM mengesampingkan keputusan Divisi Oposisi dengan alasan bahwa yang terakhir telah salah menolak oposisi dengan mendasarkan keputusannya pada fakta bahwa syarat-syarat untuk penerapan Pasal 8 (5) dari Regulasi 40/94 belum terpenuhi.

Untuk bagiannya, Dewan Banding berpendapat bahwa reputasi merek dagang NASDAQ di Uni Eropa untuk layanan di kelas 35 dan 36 yang telah terdaftar telah terbukti, dan bahwa pemohon menggunakan tanda NASDAQ tanpa batas Penyebabnya akan mengambil keuntungan yang tidak adil, atau merugikan, karakter dan reputasi khas dari tanda sebelumnya. Karena alasan ini, Dewan Banding menguatkan oposisi.

Perusahaan pemohon mencari banding. Diklaim bahwa Pengadilan Tingkat Pertama harus membatalkan keputusan yang dipermasalahkan. Itu menuduh satu pembelaan tunggal pelanggaran Pasal 8 (5) dari Peraturan 40/94 untuk mendukung tindakannya untuk membatalkan Keputusan Bersengketa.

Pengadilan mempertimbangkan bukti, dan mempertimbangkan kesamaan tanda yang dipermasalahkan, serta pentingnya reputasi dan karakter yang sangat berbeda dari merek dagang NASDAQ. Diadakan bahwa intervener telah menetapkan adanya risiko masa depan, yang tidak hipotetis, keuntungan yang tidak adil yang ditarik oleh pemohon dengan menggunakan tanda yang diterapkan untuk, dari reputasi merek dagang NASDAQ.

Akibatnya, oleh karena itu tidak perlu mengesampingkan Keputusan Bersengketa pada titik itu. Pemohon tidak dapat mengajukan satu alasan yang meyakinkan untuk menjamin kesimpulan bahwa penggunaan merek dagang NASDAQ akan didasarkan pada sebab yang wajar dalam arti Pasal 8 (5) dari Peraturan 40/94. Dalam situasi seperti itu, Dewan Banding berhak untuk menyimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk penggunaan tanda NASDAQ oleh pemohon. Satu-satunya pembelaan atas pelanggaran Pasal 8 (5) Regulasi 40/94 harus ditolak bersama-sama dengan aplikasi secara keseluruhan.

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut hubungi kami di [email protected]

Mengunjungi http://www.rtcoopersiplaw.com atau http://www.rtcoopers.com/practice_intellectualproperty.php

© RT COOPERS, 2007. Catatan Pengarahan ini tidak memberikan pernyataan yang komprehensif atau lengkap tentang undang-undang yang berkaitan dengan isu-isu yang dibicarakan atau apakah itu merupakan nasihat hukum. Ini dimaksudkan hanya untuk menyoroti masalah umum. Saran hukum spesialis harus selalu dicari dalam kaitannya dengan keadaan tertentu.